Vorsicht beim Redesign etablierter Marken – Rechtsverlust droht!

Es ist häufig zu beobachten, dass Unternehmen ihre langjährig genutzten und gut etablierten Marken einem modernen Design unterziehen. Hierbei verfolgen sie unterschiedliche Ziele. Beispielsweise möchten sie auf ein verändertes Image reagieren oder bislang unerschlossene Zielgruppen ansprechen. Andere Unternehmen wollen sich von Wettbewerbern stärker abgrenzen. Ein Redesign kann aus Marketinggründen sinnvoll sein. Allerdings birgt es auch rechtliche Risiken. Und zwar dann, wenn im geschäftlichen Verkehr nur noch die abgeänderte Marke verwendet wird und nicht mehr die tatsächlich registrierte Marke. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob durch die Nutzung der abgewandelten Marke auch die registrierte Marke genutzt wird. Bei Nichtbenutzung droht der Verlust der Marke.

Rechtsfolgen der Nichtbenutzung einer Marke

Um Rechte aus seiner registrierten Marke geltend zu machen, muss ein Markeninhaber nachweisen können, dass er seine Marke ernsthaft für die Waren oder Dienstleistungen eingesetzt hat, für die sie im Inland registriert ist. Geltend gemachte Rechte können beispielsweise ein Unterlassungs- oder Löschungsanspruch gegenüber Dritten sein. Die Marke muss grundsätzlich so verwendet werden, wie sie eingetragen wurde. Abweichungen sind nur sehr begrenzt möglich. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, droht die Löschung und der Verlust der Marke. Zudem kann man aus einer nicht benutzten Marke nicht gegen Dritte vorgehen.

Was sagt das Gesetz zum Redesign und Benutzung?

Nach deutschem Markenrecht führt die Benutzung der Marke (nachfolgend: „Ursprungsmarke“) in einer abgewandelten Form, bei der die Abweichung den „kennzeichnenden Charakter“ der Ursprungsmarke nicht verändert (nachfolgend: „Folgemarke“), dazu, dass die Benutzung der Folgemarke als eine Benutzung auch der Ursprungsmarke angesehen wird. Dies ist selbst dann der Fall, wenn die Folgemarke ebenfalls im Markenregister eingetragen ist, § 26 Abs. 3 MarkenG.

Dies gilt sinngemäß auch für Unionsmarken: Die Verwendung einer Unionsmarke, die sich nur in Bestandteilen von der Eintragung unterscheidet und keine Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft der Ursprungsmarke hat, führt dazu, dass die Nutzung der Folgemarke auch als Nutzung der Ursprungsmarke angesehen wird. Dies gilt ebenfalls unabhängig davon, ob die Folgemarke im Markenregister eingetragen ist oder nicht (Artikel 18 Absatz 1 Satz 2a UMV).

Was sollten Unternehmen beim Redesign von Marken beachten?

Um in den Fällen des Redesigns von Marken keinen Rechtsverlust zu riskieren, sollten Unternehmen – soweit wirtschaftlich vertretbar – neben der abgewandelten Folgemarke vorsichtshalber auch ernsthafte Benutzungshandlungen hinsichtlich der eingetragenen Ursprungsmarke vornehmen. Dabei ist es wichtig entsprechende Nachweise geordnet zu sammeln, um diese in einem Verfahren vorlegen zu können. Ansonsten läuft man Gefahr, dass Jahre nach dem Redesign in einem Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA oder dem EUIPO bzw. in einem Verfahren vor den Zivilgerichten festgestellt wird, dass die Folgemarke den „kennzeichnenden Charakter“ (deutsche Regelung) verändert bzw. die „Unterscheidungskraft“ der Originalmarke beeinflusst (europäische Regelung). 

Praxisbeispiel: Wie sollte man es nicht machen!

Im Folgenden wird ein Beispiel aus der Rechtspraxis aufgeführt, das verdeutlicht, welche Konsequenzen es haben kann, wenn man sich nicht an die genannten Empfehlungen hält:

Der Kläger ist der Inhaber der Wortmarke „PROTI“, die in den späten 1990er Jahren für unter anderem Eiweiß, Eiweiß mit Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen, Kohlenhydrate sowie für Lebensmittelzubereitungen mit hohen Eiweißanteilen zur Anreicherung von Lebensmitteln registriert wurde. Der Kläger verkauft Nahrungsergänzungsmittel jedoch unter diesen Bezeichnungen:

(„PROTI 4-K“)

und

(„PROTIPLEX“)

Zu Gunsten des Beklagten wurde im Jahr 2003 die Wortmarke „Protifit“ für Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetische Lebensmittel eingetragen, unter der der Beklagte dann ein Milchproteingemisch anbot.

Der Kläger begehrte unter Berufung auf seine prioritätsältere Wortmarke „PROTI“ u.a. die Einwilligung in die Löschung der Marke „Protifit“ sowie die Unterlassung der Nutzung dieses Zeichens.

Der Beklagte erhob zur Verteidigung die Einrede mangelnder Benutzung der Marke „PROTI“.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass der Kläger die Marke „PROTI“ durch die Verwendung der Bezeichnungen „PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“ nicht rechtserhaltend gemäß § 26 MarkenG genutzt hat.

Der Verkehr betrachtet die Bezeichnungen „PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“ als einheitliche Zeichen und erkennt den Bestandteil „PROTI“ in diesen zusammengesetzten Bezeichnungen nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie an. Da die Zusätze „4-K“ und „PLEX“ nicht lediglich beschreibend sind, verändern sie den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke „PROTI“, wie vom BGH in seinem Urteil vom 10.01.2013, Az.: I ZR 84/09 festgestellt wurde.

Fazit 

Für Unternehmen, die eine Markeneintragung auch nach dem Redesign nicht gefährden wollen, ist es entscheidend, dass der kennzeichnende Charakter einer Marke erhalten bleibt. In jedem Fall ist es ratsam, professionellen Rechtsrat einzuholen, um die für den Einzelfall beste Vorgehensweise festzulegen.